By La trasferibilità delle licenze d’uso del software: analisi e riflessioni
Scopo del presente articolo è comprendere se, in caso di acquisto di un software mediante un contratto di licenza d’uso a tempo indeterminato, il licenziatario (o beneficiario d’uso) possa, successivamente e a sua discrezione, cedere detta licenza a soggetti terzi estranei al rapporto intercorrente tra lui e il licenziante (proprietario del software).
A tal fine risulta opportuno premettere brevi cenni sulla natura del contratto di licenza d’uso del software. Successivamente si analizzeranno i principi e le norme applicabili nell’ambito della cessione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e alcune pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo.
La licenza d’uso del software
Il software, oggi pienamente equiparato alle opere dell’ingegno, è tutelato dal momento della sua creazione dalla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941[1]) e il suo autore ne acquisisce i diritti a titolo originario senza condizioni o limiti.
I diritti di cui l’autore gode si dividono in morali (tra cui quello di essere riconosciuto autore dell’opera) – inalienabili – e i diritti patrimoniali – liberamente cedibili a terzi attraverso atti di disposizione.
Una modalità di cessione del software da parte del proprietario è il contratto di licenza d’uso[2], ossia un contratto atipico, generalmente a titolo oneroso, che consente alle parti di definire le condizioni di utilizzo del programma e regolare gli aspetti del rapporto. Viene dunque concessa la possibilità di utilizzare il programma per un determinato periodo di tempo trasferendo al licenziatario tutti o parte dei diritti patrimoniali d’autore (artt. 12 e ss. L. n. 633/1941).
Quali sono i diritti patrimoniali cedibili?
Parliamo di:
- diritto di pubblicazione, che permette all’autore di portare l’opera alla conoscenza del pubblico, e la prima pubblicazione è considerata la prima forma di esercizio di tale diritto (art. 12 comma 3 LdA);
- diritto di riproduzione, ossia “la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma” (art. 13 LdA);
- diritto di modificazione, cioè la trasformazione e traduzione dell’opera (art. 18 LdA);
- diritto di distribuzione, ossia il diritto in capo all’autore di stabilire la modalità con la quale rende accessibile la propria opera al pubblico (art. 17 LdA);
- diritto di noleggio e prestito, ossia il diritto esclusivo di autorizzare la cessione in uso dell’opera per un determinato periodo di tempo (art. 18-bis LdA).
Uno degli aspetti essenziali del contratto di licenza d’uso è che con la sottoscrizione di esso il software non viene venduto al licenziatario. Infatti con la vendita, in termini pratici, l’acquirente acquista tutti i diritti patrimoniali sul software ed ha accesso al codice sorgente oltre che al codice oggetto, ed è quindi libero di disporne secondo la propria volontà. Con il contratto di licenza, invece, il licenziatario ottiene solo alcuni diritti a determinate condizioni e limitazioni – temporali e sostanziali – imposte dal licenziante.
Per condizioni e limitazioni d’uso si intendono, ad esempio:
- un periodo di tempo di utilizzo del software (licenza a tempo determinato);
- limiti sostanziali circa l’effettivo uso che il licenziatario dovrà fare (non accesso al codice sorgente e non modificabilità, implementazione o miglioramento del software);
Oltre ai limiti temporali e sostanziali, nel contratto andrà chiarita la natura della licenza, la decorrenza degli effetti di essa, i diritti, gli obblighi e le responsabilità in capo alle parti; il canone d’uso per l’utilizzo del software, periodico o annuale; la facoltà di uso di eventuali servizi accessori da utilizzare unitamente al programma.
La cedibilità della licenza d’uso: principi applicabili
Tanto premesso sulla natura del contratto di licenza d’uso, si inquadra ora la fattispecie della cedibilità della licenza d’uso da parte del licenziatario a soggetti terzi.
Per analizzare la questione problematica, in particolare, si parte dal seguente quesito: nel caso in cui venga acquistata una licenza d’uso software esclusiva e senza determinazione di durata da parte del licenziatario, egli ha diritto di rivendere la licenza d’uso?
Si parte sempre dall’assunto per cui quando si acquista un programma non si acquistano i diritti d’autore sul bene immateriale ma unicamente i diritti cedibili che l’autore detiene sul suo software ed il diritto di utilizzarlo, nei limiti indicati dal contratto.
Vi sono in ogni caso specifiche differenze tra licenze d’uso perpetue e concesse a tempo indeterminato e licenze concesse a tempo determinato e rinnovabili nel tempo. Con riguardo alla licenza d’uso di un’opera creativa concessa a tempo indeterminato, si è spesso discusso se essa sia assimilabile ad una vendita, considerato che talvolta si permette l’accesso al codice sorgente senza che vengano imposti limiti di utilizzo, quanto piuttosto ad una locazione[3].
Ora, per rispondere al quesito circa la cedibilità delle licenze d’uso si farà riferimento al principio dell’esaurimento in ambito UE nonché ad alcune pronunce giurisprudenziali rilevanti sul punto.
Il c.d. principio dell’esaurimento
Il principio dell’esaurimento è una regola del diritto comunitario applicata nel vasto ambito della proprietà intellettuale e industriale e dispiega i suoi effetti per le varie tipologie di opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore. Essa prevede che una volta commercializzato un bene specifico nel territorio dell’Unione europea, il titolare del diritto di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa e non può opporsi ad eventuali successive commercializzazioni[4].
Tuttavia il diritto del titolare dell’opera non si esaurisce in modo assoluto, ma solo su quel bene specifico, inteso come esemplare (o copia) del suo prodotto che sia stato immesso in commercio.
Importante evidenziare inoltre che tale principio è efficace unicamente nel caso in cui l’immissione del bene nel commercio:
– sia effettuata dal titolare del diritto;
– o, in ogni caso, con il suo consenso (fornito al licenziatario).
La funzione del principio è quella di “mediare” tra due interessi tutelati nella Comunità europea e potenzialmente contrapposti, ovvero:
– l’esclusività dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
– la libera circolazione di beni e servizi[5].
Per quanto riguarda le opere d’ingegno aventi natura immateriale è previsto che:
“dal momento in cui l’autore ha venduto per la prima volta un esemplare di un programma, si esaurisce il suo diritto alla diffusione ulteriore di tale copia” (articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 2009/24[6] relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore).
Alla luce di ciò può dunque ritenersi che nel momento in cui una copia di un bene protetto dal diritto d’autore – quale è il software – venga commercializzata da parte del titolare del diritto, o semplicemente con il suo consenso, per la prima volta all’interno dell’UE, su quella specifica copia egli perda i diritti di privativa e, di conseguenza, non potrà opporsi a successive rivendite.
Tale conclusione appare importante soprattutto nell’ambito di quelle licenze d’uso concesse al licenziatario a tempo indeterminato, tramite le quali, pur rimanendo il titolare l’effettivo autore dell’opera, vengono ceduti i diritti di sfruttamento economico senza limitazioni e senza la determinazione di durata alcuna.
Nella prassi, tuttavia, capita spesso di imbattersi in contratti di licenza d’uso a tempo indeterminato che, nonostante la loro natura, vietino la rivendita del bene a terzi. Appare dunque importante prestare attenzione alle clausole inserite nei contratti al fine di conoscere ab origine la sussistenza o meno di tale facoltà.
Cenni a casi rilevanti
- La vendita del software AutoCAD su Ebay
La vicenda riguarda la controversia sorta tra Autodesk – nota casa produttrice del software Autocad – e un noto venditore che stava vendendo su internet alcune copie del programma a prezzi inferiori rispetto a quelli della casa madre.
Nel giudizio venne accertato che non si trattava di copie contraffatte – come sostenuto dalla casa madre – ma di copie legittimamente acquistate da uno studio di Seattle. Secondo quanto sostenuto dalla società, tuttavia, le copie del programma non erano state vendute ma concesse in licenza a determinate condizioni che escludevano la facoltà di rivenderlo. La questione fu incentrata quindi sulla natura dell’atto di disposizione avente per oggetto il software. Vendita o licenza d’uso?
Il Giudice statunitense si pronunciò[7] sostenendo l’applicazione del principio dell’esaurimento ed il diritto dell’utilizzatore di rivendere un software acquistato mediante licenza.
In particolare, si è previsto che: “il contratto di cessione della copia del software non prevede che questa debba un giorno essere restituita alla casa di produzione, pertanto è da considerarsi a pieno titolo “acquistata”, e l’acquirente ha diritto ad appellarsi alla dottrina del First Sale[8]”.
- Il caso Oracle
Oracle citò in giudizio una società tedesca rivenditrice di licenze usate della Oracle, permettendo agli utenti di scaricare il software direttamente dal sito internet ed utilizzarlo mediante la licenza venduta dalla società.
Oracle sostenne che le proprie licenze non prevedevano alcuna vendita del software ma che, in base a quanto pattuito, era concesso solo l’uso del programma nei limiti previsti dal titolare. Dunque, considerato che nel contratto di licenza era stata vietata la cessione, la rivendita del software doveva ritenersi illecita.
A tal proposito, con sentenza del 3 Luglio 2012, C-128/11[9], la Corte di Giustizia ha stabilito che:
“il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato – foss’anche a titolo gratuito – il download della copia su un supporto informatico via Internet, abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata“.
Da ciò può dedursi che se con una licenza d’uso software viene attribuito al licenziatario il diritto perpetuo di usare un programma senza limitazioni di durata, con la relativa perdita dei diritti di utilizzo, gestione e distribuzione del software, il contratto vada assimilato ad una vendita, facendo salvo comunque il riconoscimento dell’autore nel tempo quale “padre” dell’opera.
Nello stesso contesto fu statuito altresì che: “quando l’autore abbia già ricevuto un compenso per la sua opera, che sia stata resa disponibile tramite download via internet, egli non può controllarne l’ulteriore distribuzione e neppure vietarne la rivendita”.
Peraltro i software di Oracle non venivano venduti su supporti fisici bensì scaricati tramite da internet. Ebbene, al riguardo la Corte di Giustizia ha precisato che:
“dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe”. Infatti, la modalità di trasmissione online è l’equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile[10].
Il contesto in Italia
Per quanto riguarda quanto previsto nel nostro ordinamento in merito all’esaurimento, appare importante far riferimento all’art. 5 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che prevede che:
- Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo;
- Questa limitazione dei poteri del titolare, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
e all’art. 17 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l. aut), che prevede che:
- Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari;
- Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
- Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera;
- Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Quanto poi ai diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, questi sono espressi all’art. 144 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, il quale prevede che:
- Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore;
- Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte;
- Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
Inoltre, l’art. 64 bis l. aut. L. n. 633/1941 stabilisce che:
“la prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.”
In conclusione, il principio dell’esaurimento risulta avere una certa rilevanza nell’ambito della complessa analisi delle cessioni dei diritti di privativa industriale e certamente rappresenta una regola dalla quale partire per effettuare un’analisi della situazione specifica. Anche l’applicazione del suddetto principio appare importante se si considera che esso mira a bilanciare i complessi interessi che coinvolgono i diritti di privativa sui beni protetti dal diritto d’autore, grazie ai quali il titolare può liberamente decidere sulla loro distribuzione sul mercato, ma, al contempo, l’interesse a che tali diritti non si traducano in imposizioni a carattere assoluto nell’ambito della distribuzione dei prodotti. Dall’altro lato, si valorizza l’interesse alla salvaguardia di una corretta gestione della concorrenza.
[1] Testo L. n. 633/1941 disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
[2] Per approfondimenti sul contratto di licenza d’uso del software si rimanda al seguente articolo: https://www.iusinitinere.it/il-contratto-di-licenza-duso-del-software-28104
[3] Riferimento da: P. G. Casali, https://blog.ilcaso.it/news_778/01-04-19/I_contratti_di_fornitura_di_software _qualificazione_adempimento_responsabilita%E2%80%99_e_garanzie, 2019
[4] Riferimento da: https://www.tutelamarchio.com/glossario/principio-esaurimento/
[5] Riferimento da: https://www.iprights.it/licenza-d-uso-software/
[6] Testo della direttiva 2009/24/CE disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=HU
[7] Pronuncia del 05.20.2008, presente qui: http://www.groklaw.net/pdf/vernororder.pdf
[8] Come da: http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/2010/02/software-vendita-o-licenza-il-caso-autocad/
[9] Sentenza Oracle del 3.07.2021 nella causa C-128/11 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=IT
[10] L’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parità di trattamento conferma che “l’esaurimento del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione diviene efficace a seguito della prima vendita della copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questione se la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso” (paragrafo 61 della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C‑128/11).
